Останнім часом багато говорять і пишуть про конфлікт між одночасно чинними в Україні схожими знаками для товарів і послуг (товарними знаками) «Smіrnoff» і «Смирновъ». У публікаціях різних періодичних видань ідеться про те, що, начебто, Гіннес Ю-Ді-Ві Норт Америка Інк. (США), теперішній власник «всесвітньо відомого» знака «Smіrnoff» для алкогольних виробів, домігся визнання в Україні недійсними 10 із 12 свідоцтв на знаки, виданих на ім’я ЗАТ «Торговый домъ потомковъ поставщика Двора Его Императорскаго Величества П. А. Смирнова» (Москва). Останній є власником знака «Смирновъ» для тих самих товарів. На думку авторів публікацій, законодавство України «далеке від досконалості в такому тонкому питанні, як інтелектуальна власність», «де тривалий час заплющували очі на поняття «усесвітньо відомий товарний знак», та ще й прискіпливість і неоперативність господарських судів, поки що перешкоджають і ті останні два знаки цілком справедливо доконати. У публікаціях з безтурботністю звинувачено разом законодавство, господарські суди, конкурентів, а справжні обставини спору залишено без належної уваги.

А починалося все так...

Знаки «Смирновъ» і «Смирновская» для маркування горілчаних виробів з великим успіхом застосовувалися в Російській імперії ще з 1860 року. Унікальна за якістю продукція російського винозаводчика П. А. Смирнова з початку 1870-х рр. у обсязі більш ніж 130 тис. відер на рік продавалася по всій Росії. Виробництво продукції здійснювало більше 25 тисяч робітників, це було чи не найбільше підприємство цієї галузі в Росії і в світі.

На міжнародних виставках у Відні в 1873 смирновська горілка отримала «Почесний диплом», а в 1876 у Філадельфії — «Медаль вищої нагороди». Якість продукції незабаром стала відомою далеко за межами Росії. У 1876-му Олександр ІІ дозволив П. А. Смирнову використовувати державного герба Російської імперії на етикетках, вивісках та в рекламі своєї продукції, з 1886-го П. А. Смирнов став постачальником Двору Його Імператорської Величності. У Парижі, Лондоні та Нью-Йорку П. А. Смирновим було відкрито відділення, а збут продукції налагоджено в Римі, Токіо, Мадриді, Шанхаї та Харбіні.

Після Жовтневої революції «Смирновская» стала не до вподоби новій владі, виробництво її звелось нанівець, а відомий авторитетний товарний знак впав в око заморським виробникам алкогольних напоїв. Кажуть, начебто на чужині один з партнерів династії П. А. Смирнова Володимир Смирнов через посередників передав права на використання привабливого товарного знака у виробництві й реалізації алкогольних виробів американській фірмі Хюблайн Інк.

Передача прав власності на товарний знак «Смирновъ» вбачається більше бажаною, ніж реальною хоч би тому, що для здійснення передачі права на знак треба обов’язково його мати. Так, в Україні, як і в інших країнах світу, передавач такого права перш за все мав би зареєструвати свій об’єкт інтелектуальної власності у відповідності з вимогами чинного законодавства та посвідчити свої права охоронним документом. Крім того, передати отримане право власності на знак можна тільки на підставі письмового договору, підписаного сторонами. Цей договір вважається дійсним стосовно будь-якої третьої особи тільки після внесення відомостей про передачу права до Державного реєстру та відповідної офіційної публікації. Жодної з наведених умов у зазначеній вище «передачі прав» не виконано. Отже, сторона, яку називають передавачем прав у цій справі, підстав і повноважень для здійснення передачі права інтелектуальної власності не мала і передати їх не могла. Набуття права на використання знака «Smіrnoff», що є перекладом французькою знака «Смирновъ», за межами колишньої Російської імперії здійснено, мабуть, за іншою, не передбаченою законодавством процедурою щодо передачі прав на товарні знаки.

На цей час принаймні 11 товарних знаків власника «Торгового дома потомков <...> П. А. Смирнова» для маркування товарів класу 33 МКТП є дійсними в Україні. Власник свідоцтв на знаки разом з ТОВ «Торговий дім «Смирнов-Україна» забезпечують виробництво товарів і надання послуг безпосередньо в Україні та використовують більшість цих знаків у встановленому чинним законодавством порядку при введенні продукції в цивільний оборот. Кількість знаків є достатньою для господарювання, дефіциту знаків не відчувається.

Законодавство України щодо охорони прав на знаки для товарів і послуг важко назвати гіршим чи кращим, ніж відповідні законодавства промислово розвинених країн світу. Багатолітнє виконання зобов’язань за вимогами міжнародних угод щодо інтелектуальної власності та спільність бачення ринкового світу ефективно сприяють гармонізації відповідних національних законодавств з міжнародними угодами.

Можна зрозуміти прагнення до визнання «всесвітньої відомості» знака «Smіrnoff» у його прихильників, але слід врахувати й те, що у світовій практиці є неприпустимим визнання товарних знаків загальновідомими, якщо:

- цими знаками користувалися чи користуються різні власники і, тим більше, без правонаступництва між собою;

- знак змінював свій вигляд протягом терміну його використання;

- знак не використовувався інтенсивно в країні, де власник бажає отримати на нього статус загальновідомого (недостатнім вважається використання з цією метою знака в тому випадку, коли річний обсяг ввезеної до країни продукції, маркованої знаком, не перевищує загального добового споживання споріднених товарів у цій країні);

- неодноразово змінювалося фірмове найменування підприємств, які маркували цим знаком свою продукцію, тощо.

Показовим у цьому плані є такий досвід. При прийнятті рішення стосовно визнання без перебільшення відомого усім читачам товарного знака «Известия» для друкованої продукції загальновідомим у Російській Федерації вирішальною була та обставина, що, незважаючи на зміни адміністративної підпорядкованості редакції, газета з року її заснування (1917-го) до дати прийняття рішення мала наскрізну нумерацію. Цей відомий знак, напевно, не використовували випадкові особи.

Враховуючи наведене вище, виробникам США з фірмовими назвами Хюблайн, Ай-Ді-Ві Норт Америка, Ю-Ді-Ві Норт Америка, Гіннес Ю-Ді-Ві Норт Америка важко розраховувати на визнання в Україні знака «Smіrnoff» загальновідомим і отримання відповідних пільг. У Російській Федерації заяву власника про визнання знака «Smіrnoff» загальновідомим не задоволено. Визнання ж добродушними авторами зазначених статей знака «Smіrnoff» усесвітньо відомим без відповідного рішення компетентного органу країни використання означає, мабуть, те ж саме, що й визнання себе чемпіоном світу без рішення про те компетентної колегії спортивних суддів.

Про пріоритети

Першу заявку на реєстрацію товарного знака «Smіrnoff» в Україні заявник Хюблайн Інк. подав 13.04 1993 р., і в реєстрації знака йому було остаточно відмовлено експертизою патентного відомства з огляду на те, що заявлене позначення «можна сплутати з домінуючою частиною» зареєстрованого в Україні знака «П. А. Смирнов и потомки в Москве» за свідоцтвом № 5512 російського заявника — АТЗТ «Пьотр Смірнов і потомкі» з пріоритетом від 30.04 1991. Цей пріоритет зараховано відповідно до вимог правила 38 Інструкції до Мадридської угоди за датою подання заявки до патентного відомства СРСР. Представники Хюблайн Інк. звернулися до Апеляційної ради патентного відомства і «довели» без відома і за відсутності власника протиставленого знака № 5512, що позначення, заявлене Хюблайн Інк. як товарний знак, що ніколи не використовувався ні в СРСР, ні в Україні до дати пріоритету протиставленої реєстрації (30.04.91), тобто ще до створення патентної системи в Україні, «придбав розрізняльну здатність і не схожий настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими в Україні». За рішенням Апеляційної ради цей знак зареєстровано за свідоцтвом № 8274. Отримавши реєстрацію, представники Хюблайн повернули на 180° і почали домагатися у патентному відомстві визнання чужих, до того «зовсім не схожих» знаків тепер уже майже тотожними знаку № 8274. Отже, висновок про правомірність реєстрації знака № 8274 ще має зробити суд.

Важливою обставиною є й те, що реєстрацією знака № 5512 надано правову охорону фірмовому найменуванню, яке безперервно від дати реєстрації використовується принаймні на бланках і в документації заявника, пов’язаній із введенням товарів в цивільний оборот. Згідно із ст. 8 Паризької конвенції фірмове найменування охороняється в країнах Союзу (паризького) навіть без обов’язкового подання заявки на реєстрацію, незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Знак № 5512, як і низка інших знаків того ж заявника, є також самостійними елементами знака № 13187 — комбінованої етикетки, що використовується при маркуванні товарів за ліцензійними договорами в Україні. Окремо від інших знак № 5512 використовується на упаковці товарів, що виробляються і реалізуються в Україні. Висновок місцевих господарських судів про те, що використання одного знака не може свідчити про використання іншого знака, не грунтується на нормах чинного законодавства.

Скарги представників Гіннес Ю-Ді-Ві Норт Америка на те, що господарські суди касаційної інстанції начебто не зовсім обгрунтовано передали справу на новий розгляд, є, скоріше, наслідком недостатнього з’ясування дійсних обставин справи скаржниками. Чи можна було, наприклад, залишити без уваги той факт, що засідання арбітражного суду першої інстанції від 31.05 2001 р. проведено без участі власника оскаржених прав і належного сповіщення власника про розгляд справи? Залучення неналежного відповідача у справі теж є недотриманням норм процесуального права. Так, судом першої інстанції залучено відповідачем у справі Міністерство освіти і науки України. При цьому повноваження міністерства, передбачені законодавством, в межах яких воно зобов’язане діяти відповідно до вимог ст.19 Конституції України, жодним чином не стосуються предмету спору —використання товарного знака на ринку України. Є й інші порушення норм матеріального і процесуального права, достатні для скасування рішення і постанови господарських судів.

Звичайно, і Хюблайн, і Гіннес, і Ю-Ді-Ві Норт Америка є достатньо гоноровитими і гучними іменами-брендами, але ж заморські виробники віддають безумовну перевагу Smіrnoff’у, він їм, чомусь, подобається значно більше. Можливо, і в далекому заморському закордонні вважають, що немає пророка у своїй вітчизні? Втім, для споживачів у всьому світі, тим більше — українських, позначення «Смирновъ» у контексті виробництва та споживання алкогольних напоїв, перш за все, асоціюється з ім’ям славетного російського винозаводчика, засновника династії російських виробників горілок, і, через те, «Смирновская» саме до цих обставин має відношення. З другого боку, неважко уявити собі, до яких правових наслідків призвела б реєстрація товарних знаків «Хюблайн» або «Гіннес» для алкогольних напоїв на ім’я українського чи російського заявника, якби їм без згоди власників цих фірмових найменувань таке заманулося.

Згідно із законодавством, чинним на дату подання заявки на реєстрацію позначень як товарних знаків, їх не може бути зареєстровано, якщо вони можуть ввести споживача в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, особливо якщо ці позначення є «фірмовими найменуваннями, що належать іншим особам, які дістали право на ці найменування раніше за дату надходження заявки на товарний знак щодо однорідних товарів». При цьому слід згадати про те, що Паризькою конвенцією передбачено необмежений строк для пред’явлення вимог щодо анулювання або заборони використання товарних знаків, які зареєстровано або використовуються недобросовісно.

Отже, можливість додаткових звернень до судів по захист порушених прав інтелектуальної власності у наведеному спорі ще зберігається, в т. ч. і з підстав, не згаданих у публікаціях прихильниками товарного знака «Smіrnoff».

Петро ТРУШКО, патентний повірений.